科技处
2021-04-15
摘 要：高校高价值专利缺乏、授权专利转化运用不理想的问题存在已久，过往的专利成文即申请的做法不再具备竞争性，不必要的专利申请反倒会成为高校的经济负担，降低高校的综合竞争力。因此，高校专利申请前评估成为高校知识产权服务研究的热点。为提升高校专利质量、促进专利技术转化，文章构建了涵盖战略评估、技术评估、代理质量评估“三大范畴六道环节”的高校专利申请前评估工作体系，论述了各评估环节的设置原由和评估内容，可为高校科技发展决策者、专利主管部门等提供参考。
关键词：高校专利 专利申请前评估 专利价值提升
当今由于我国科研考核机制的问题，部分高校科研人员申请专利主要是为了满足科研绩效考核和扩大个人学术影响力，把专利当作类似学术论文的用途，导致近年来高校专利爆发性增长，但专利转化应用未见同比率增量。2020年2月，教育部、国家知识产权局、科技部联合发布的《关于提升高等学校专利质量促进转化运用的若干意见》提出，要将专利转化等科技成果转移转化绩效，作为一流大学和一流学科建设动态监测和成效评价以及学科评估的重要指标，不单纯考核专利数量，更加突出转化应用。可见，我国高校专利普遍存在的“重数量、轻质量”“重申请、轻实施”的局面已经引起相关主管部门的重视。在此背景下，过往的专利成文即申请的做法不再具备竞争性，不必要的专利申请反倒会成为高校的经济负担，降低高校的综合竞争力，高校专利申请前评估，成为高校知识产权服务研究的热点。
目前，一些研究提及了专利申请前评估工作。傅利英等论述了专利申请前评估的重要性，认为专利申请前未经过与市场结合的评估、发明人对其专利的实际价值认识存在偏差、发明人对技术成果保护方式缺乏理性认识等问题值得重视。王彦华等分析了专利申请前评估的作用，认为在专利申请前对其可替代性、技术成熟程度、应用范围、对配套技术依赖性的预估、对专利的申请和维护具有指导意义。赵志清作为信息检索人员，认为专利申请前的专利查新应被视为图书馆信息服务新方向，从实际工作开展的角度，细化了专利申请前一部分评估工作的执行主体和工作内容。此外，企业也越来越重视专利申请前的文献检索工作，比如郭丹丹等就从企业角度，论述了申请专利前针对新颖性、创造性的文献检索管理办法，该管理办法也可为高校提供很好的参考。从文献调研结果来看，现阶段缺乏针对高校专利申请前评估工作的系统研究，未见有文献提供整套可操作的高校专利申请前评估工作流程或框架。本文构建了高校专利申请前评估工作体系，并展开相关论述。
一、高校专利申请前评估工作的目标定位和参与主体
（一）目标定位
笔者将专利申请前评估工作，视为技术方案形成之后到委托代理向国家知识产权局正式递交专利申请之前的专利质量检察与把控事宜。现阶段，高校专利面临的最大困境，就是高价值专利缺乏、授权专利转化运用不足。因此，高校应将提升专利的价值、以此提升授权专利转化率作为专利申请前评估工作的根本目标。
1.提升专利申请的成功率
专利获得授权是实现价值的前提条件，也是专利转化运用的基本要求。最终无法成功获得授权的专利申请，是对经费和精力的极大浪费。所以，高校专利申请前评估工作的基本要务，就是提升专利申请的成功率。我国《专利法》第二十二条明确规定了授予专利权的条件，就是一项发明或实用新型必须具备新颖性、创造性和实用性。另外，《专利法》第二十五条规定了不授予专利权的六种情形。其中，新颖性和创造性可以通过专利查新进行核验，而法定不授予专利权的技术方案，可以通过专利代理或知识产权顾问的专业知识进行判断。
2.提升专利的价值
专利的价值，主要包括技术价值、法律价值和市场价值。从以往的高校专利转移转化交易来看，对于高校而言，技术价值在专利价值评估过程中占有更大比重，即技术价值在高校专利价值评估中占据主体地位，是专利日后能否实现转化运用的核心因素。因此，高校专利申请前评估工作的中心目标，就是在有限的运营经费下，保证递交专利申请的技术具有较大的技术价值。当然，高校也有一部分专利被贴上了“好技术烂专利”的标签，主要原因就是尽管专利的技术过关，但其申请文本撰写质量不过硬，导致其法律价值低下，经不起法律诉讼的实战。而又由于高校的技术研发很多是以政府科研项目为导向，不是直接面向市场需求，从技术方案走向实际应用，需要完成大量的市场培育和技术孵化工作，导致不少兼备技术价值和法律价值的专利长期“沉睡”，专利转化运用困难重重。所以，高校专利申请前的法律价值和市场价值评估也不可忽视，尤其对于本身技术质量已经比较有保障的高水平高校而言，该二者的评估更应值得重视。
（二）参与主体
由于专业技能不同，整个评估环节会涉及到技术顾问、知识产权顾问以及检索分析人员多个角色。技术顾问旨在提供针对技术的分析及评价意见，保障专利的技术价值，主要服务于技术交底书撰写过程；知识产权顾问主要提供法务咨询和战略建议，与提供信息检索及数据分析服务的数据分析人员一起，保障专利的法律价值和市场价值，其二者的服务嵌入到高校科研人员与专利代理机构沟通的整个过程（图1所示）。
二、高校专利申请前评估工作的内容
（一）形成技术交底书之前的战略评估
1.技术保护手段评估环节
由于专利知识的宣传教育工作尚待完善，很多高校科研人员对专利的战略意义不甚了解，把专利跟技术保护划上了等号。实际上，专利只是技术保护的其中一种重要手段，但不是唯一手段。尤其对于质量过硬的技术来说，申请专利甚至不能被视为技术保护的首选手段，反而作为技术秘密保存才是。高校作为教学和研究的重要阵地，肩负着人才培养和技术披露的双重职责，必须重视技术保护手段评估这一技术管理环节。
首先，从人才培养角度来看，如果高校支持对其每项科技成果均采取专利手段进行技术保护，那其属下的科研人员和学生自然会逐渐培养起“有成果要即刻申请专利”的意识和习惯。事实上，专利的实质是公开换取保护。要满足授权的条件，专利文本首先就必须对技术方案充分公开，达到本领域技术人员根据公开方案可以重复的程度。如果一项技术本身具备很高的技术破解难度，那应首选考虑通过保密手段，把它作为技术秘密保护起来，而不是立即着手申请专利。只有在技术容易被破解模仿、保密手段难以执行的情况下，才应该采用申请专利的方式，通过主动公开换取法律保护。长期鲁莽地把自主研发的技术都申请专利的话，久而久之，科研人员和学生就觉得专利是技术保护的唯一路径，而未能培养起一种很重要的技术管理能力——准确判断技术保密方式。在日益加剧的技术市场竞争形势下，这种技术管理能力是不可或缺的，甚至可能作为从高校走出来的科研人员和学生，是成为具有核心竞争力的创新创业人才，还是成为普通技术人员的技能分流点。
其次，从技术披露的角度，高校对其每项科技成果均采取专利手段进行技术保护也不适合。高校科研团队很多承担着国家级、省部级等重大科研课题，其研发技术为科学前沿或顶尖技术，即使未涉及国防、军工等附有严格保密责任的技术内容，但也是有关国家、地方的科技发展战略计划，具有重要的科技情报属性，不宜无差别地、过早地披露公开。另外，高校并非直接参与生产制造或服务的机构，高校的专利即使具备良好的市场应用前景，还得经过成果推广、技术洽谈、专利价值评估、合作签约再到投产等规章流程，在瞬息万变的技术市场中，这些流程耗费的时间可能就会让合作企业错失快速占领市场的时机。所以，将过多的基础学科、新兴学科相关技术都以高校名义申请专利，并不见得有利于加快推进技术应用与发展。再者，即使高校掌握着有价值的专利，但由于没有强大的法务团队，高校在专利纠纷当中很容易陷于不利地位，最终也只落得“有专利没收益”的境地。对于高校而言，专利应该作为一种具有重大宣传意义的技术标识，以专利为依据，以技术为支撑，借助专利交易转化实现技术输出，谋求校企深度合作发展。
因此，高校应当设置技术保护手段评估环节，即判定某项技术应该作为技术秘密保护，还是通过申请专利获取保护。该评估环节作为专利申请前评估工作的起始端，决定着整条工作链条是否继续开展下去，这个环节也是现阶段高校普遍缺失的。技术保护手段评估工作，应先由科研人员借助思维导图、结构分解图等工具，自行划分成套技术的关键技术点，进行自我评估后，再交付于校内技术顾问进行评估，再把评估意见和建议反馈给科研人员，由科研人员最终自主选定各技术点的技术保护手段。
2.专利布局计划评估环节
专利申请的目的是在一定时期内享有技术的专有使用权，最终获取市场利益。一项科技成果，一般是由多项技术通过特定组配形式集结而成。对于已通过前述评估并确定应当通过专利进行保护的技术，在撰写专利技术交底书之前，还应当基于专利战略意义视角，对发明人的专利布局计划进行评估。从日常工作经验来看，高校的专利普遍具有孤立性和终端性的特征。孤立性，就是科研团队只在已实现的技术方案上进行专利申请，形成孤点专利，而未考虑将同一技术层级上的其他替代性技术方案一并申请专利，未能形成线状的专利屏障。因此，即便在日后获得专利授权，但他人很容易通过技术模仿和简单的技术替换，实现等同或相似效果，使得发明人无法获得技术研发的市场红利，反而因主动公开和过度披露了核心技术，暴露了团队的研究计划和进展，在日后研发中处于不利地位。而终端性，就是由于经费不足、技术竞争意识淡薄、专利战略意识缺乏等原因，科研团队只在终端技术申请专利，未对整条技术研发路径设置多道专利关卡，无法对上游技术和前景技术进行专利布局，致使专利的市场价值大打折扣。孤立性是同一层级技术的纵向专利布局缺失，终端性是针对整个技术流程的横向专利布局缺失。无论是专利的孤立性或终端性，都会导致无法形成面状的专利网，后果就是专利保护力度薄弱，专利价值低下，最终使得高校难以在成果转移转化过程中收获应得的回报。针对上述问题，发明人在撰写专利技术交底书之前，应根据自己的研发思路先自行拟定附带详细说明的专利布局计划方案，再交付于来自高校知识产权管理运营部门或知识产权相关学科的知识产权顾问进行专业评估，评估报告反馈于发明人后，最终由其自行决定是否根据评估意见和建议调整专利布局计划，在充分尊重发明人主观意愿的前提下，尽量确保有价值的技术形成专利保护网，为日后成果转移转化增添谈判的筹码。
（二）技术交底书交付专利代理之前的技术评估
专利的技术价值评估，主要包括技术的先进性、依赖性、技术发展前景、适用范围、可替代性、成熟度、配套技术依存度和产业集中度等评价指标。经过前述战略评估后，发明人即可根据上述两道评估环节的意见，着手撰写技术交底书。为了提升专利的技术价值，减少不必要的专利代理费用支出，减轻专利代理的工作量，从而有利于提升其专利撰写质量，应当在技术交底书完稿后交付专利代理之前，设置技术质量评估和技术市场评估两道技术评估环节。
1.技术质量评估环节
高校本身不同于企业，不会通过市场和营销手段提升专利的价值，高校持有的未完成转移转化的专利，也很少能通过专利诉讼等法律手段获得侵权赔偿。可以说，高校发明人主要还是从专利的技术属性、法律属性和市场属性当中的技术属性入手，提升专利的价值。因此，技术交底书所承载的技术内容务必质量过硬，否则难以吸引企业出资转化应用。另外，高校的科研人员众多，自主研发技术层出不穷，在经费限制的条件下，不可能对每项自主研发技术都予以申请专利保护。在教育部已发文要求高校停止对专利申请资助奖励的政策背景下，甄别出更具含金量的技术来申请专利，就显得更为重要。但如果由于经费限制，只是着眼重大团队或重点学科的技术，而忽视其他现存规模较小、学术名气稍低的新兴团队或学科的研发成果，又必然会阻碍自身学科的全面发展，不利于其综合实力的提升。不少案例也证明，新兴团队的专利技术有时反而更容易走向转化应用。所以，专利申请前的技术质量评估，必须是对技术本体质量的评估，应用实验报告、科技查新报告、第三方检测报告等直接衡量技术水平的佐证材料，而不是以技术完成人以往的学术成绩或同项目技术已发表学术论文的水准等去衡量技术质量高低。本环节应被视为高校专利申请前评估工作的重点，由发明人自备佐证材料，再由具有相关学科背景、技术评价经验丰富的多名技术专家组成技术顾问团，结合学校的科技发展战略，围绕相关技术是否值得申请专利而展开。
2.技术市场评估环节
好的技术不代表就有好的市场，证实技术质量过关后，为尽量保证专利的投入“不亏本”，还需充分评估其市场前景。高校有很多技术具有很高的学术价值，但由于技术超前，不容易在短时间内成为适应市场需求的应用型技术。而专利保护是有期限的，高校有大量的专利，从申请到授权再走完保护期限的整个历程，也未能走向市场化应用，最后进入公共领域。尽管进入公共领域后的技术也并非毫无价值，但无法收获回报就切实违背了申请专利的初衷。不难发现，即便是曾获得过各类专利奖项的高校专利，其最终维持时间也并不长，不难判断其主要原因还是收益不理想，继续缴纳专利年费成为了经济负担。
一项技术的市场前景与众多复杂的市场因素有关，特别是与其对应产品或服务的市场推广和营销手段密切相关。由于缺乏市场的数据，技术市场评估对于高校来说尤其陌生，但高校在本环节的评价中并不是无可作为的。自2019年3月国知局和教育部联合公布了23家首批高校国家知识产权信息服务中心之后，于2020年6月又公示了37家第二批高校国家知识产权信息服务中心遴选名单。在政策鼓励下，越来越多的高校拥有了自己的知识产权信息服务中心，他们建立的目的就是为知识产权创造、运用、保护、管理提供全流程服务。高校可以借助自己的知识产权信息服务中心，进行基于专利情报分析的技术市场前景分析预测。例如，通过专利权人统计分析，可以发现同类技术的主要专利权人，如果该类技术已经出现多个专利巨头，可以初步判断本项技术面临的技术竞争压力较大，随之其产品或服务获得市场红利的难度较大，因此，其基于专利情报分析的市场前景评估分值偏低。如果该类技术目前所涉及的专利权人较少，而且已有的申请人或专利权人以较有实力的企业为主，则初步说明其具有较好的市场前景，日后可通过主动与相关企业沟通洽淡技术转移转化等技术合作事宜。如果该类技术目前涉及的专利申请人是以科研院校为主，那就说明该技术可能是新兴的科学前沿技术，获得专利授权后或许需要做很多的市场培育和技术孵化工作，要对配套产业技术做更详细的市场分析。除专利申请人、专利权人统计分析外，同类技术的专利维持时间分析、专利布局地区分析、配套技术依赖性分析等，都应当作为本环节评估的维度，形成一套从专利情报大数据出发、未融入市场经济数据的技术市场评估意见。该评估报告也能为日后的技术转移转化提供很多参考信息，比如发现对技术可能感兴趣的企业、决定专利是否继续维持等工作中都可能应用到。日后融入市场经济数据的话，则能形成一份更完整的技术市场评估报告。
（三）专利申请书提交给国知局之前的代理质量评估
1.专利申请书撰写质量评估环节
如今，专利代理行业乱象并不少见，专利代理师的执业水平参差不齐。专利申请的成功授权率，常常被误认为代理机构业务水平的能力指标，代理机构也会借此为噱头招揽业务。作为发明人，总是希望由授权成功率更高的代理机构完成专利代理工作，这是无可厚非的。但部分专利代理为了提升经手专利的授权率，会在委托人所交付的技术交底书的技术理念和设计方案上做出很多调整，有时候甚至偏离了发明人的原意。到头来，专利是授权下来了，但发明人却发现自己并未掌握着该专利所陈述的核心技术，日后即便专利技术碰到了转移转化的机遇，但最终因发明人无法为合作单位提供其所期望的技术服务，致使合作不愉快或终止，到头来还损害了自己学校的名声。另外，专利代理可能会为了提升专利授权率而牺牲技术的保护范围。同一件专利，一般来说其技术限定范围越小，授权可能性会越高。不少代理专注于提升专利授权率，而未能致力于权衡技术的保护范围，即便专利获得授权，但实际的法律价值却是很低的，一旦技术被仿冒也难以得到法律的保护。
高校科研人员一方面不太明了专利的战略意义，通常只是关注手持专利的数量和授权率等表观数据；另一方面，迫于项目结题期限和科研绩效考核，希望尽量缩短专利申请到获得授权的周期，于是加剧了上述不良现象的发生几率。结果科研人员数据漂亮，专利代理机构被评服务周到，但高校专利的价值低下、转移转化却面临着不利局面。对此，在专利代理机构完成专利申请书撰写工作之后，适宜设置专利申请书撰写质量评估环节。本环节评估工作，也应该由本校知识产权顾问协助发明人完成，重点考察申请书文本承载的技术是否符合发明人原意、技术保护范围是否恰当、申请书是否存在其他明显缺陷。
2.被驳回风险评估环节
如果一件专利申请面临着巨大的被驳回风险，可考虑果断终止余下申请程序，或对原技术方案做大幅度调整。专利代理根据发明人提供的技术交底书而撰写的专利申请书，即便能符合委托人的原意，也能较好的权衡技术保护范围，但在如今国知局严查专利申请质量的形势下，仍不可避免地面临被驳回的风险。以往不少高校通过大批量的专利申请，以保证授权专利总量。但《关于提升高等学校专利质量促进转化运用的若干意见》中也提出，到2025年，部分高校专利授权率和实施率达到世界一流高校水平，明确反对发布并坚决抵制高校专利申请量和授权量排行榜；加之该《意见》还提出高校要停止对专利申请的资助奖励，大幅减少并逐步取消对专利授权的奖励。这意味着以量取胜的专利申请策略已经不再具备竞争力，“自负盈亏”的专利政策使得发明人需正视专利的被驳回风险。合格的专利代理师可以凭借其业务知识和代理经验，根据我国《专利法》的专利授权要求代理撰写申请书。但由于缺乏数据资源，专利代理师无法在对国内外学术资源数据库和专利数据库做充分检索的基础上，保证专利具有新颖性和创造性，以此降低专利申请的被驳回风险。
对此，应该在专利申请前评估工作流的末端设置被驳回风险评估环节，该环节以具备国内外专利数据库及学术资源库的高校知识产权信息服务中心为工作主体，以专利查新为手段，从信息检索入手评估专利的被驳回风险。由于高校知识产权信息服务中心检索人员使用的检索工具与专利审查员的相近，工作思路也很相似，该环节可被视为发明专利实质性审查的预检索，在专利被驳回风险评估中具有现实意义，应当被视为高校专利申请前评估工作流程的必经环节。
三、总结与思考
本文从高校科研人员及其技术研发特点出发，以提升专利申请成功率和专利价值为目标导向，依据专利申请前工作的时间截点，嵌入了战略评估、技术评估和代理质量评估三大范畴的评估内容，建立了包括技术保护手段评估、专利布局计划评估、技术质量评估、技术市场评估、专利申请文本质量评估、被驳回风险评估，六道环节的高校专利申请前评估工作体系，为高校科技发展决策者、专利主管部门等提供参考。在实际工作中，并非每项专利申请前都必须要完整经历全部评估环节，若已有相似评估证明或因本校特色而并无必要，则无需执行其中的某些环节。比如，已经完成过技术成果评价工作的项目技术，无需再执行技术质量评估；以企业合作项目为导向的技术开发，可暂时不执行技术市场评估；专利代理师具备较好的执业水准和声誉，则可弱化代理质量评估中的申请书文本质量评估。
高校专利申请前评估工作，不宜由高校科研管理部门做强制性规定，而应该让科研人员树立起正确的专利观念，以“自负盈亏”为政策导向，提升其对高价值专利的培育意识，自觉提出专利申请前评估请求，最终建立以科研人员为决策者，由技术顾问、知识产权顾问和知识产权信息服务中心提供评估建议的联动工作模式。高校专利申请前评估制度尚处探究阶段，但高校专利申请前评估必然会走向常态化和普及化，希望更多专业人员对该全流程中时间成本、人力成本、费用成本等很多的工作细则做进一步深化研究，完善高校专利申请前评估制度。