科技处
2022-11-25
“专利程序规则和定义内涵的统一，利于减小实践中的争议，利于保护权利人合法权益和兼顾社会公众利益，因此建议立足于我国专利法具体条款（例如专利法26条4款）来构建一套统一的功能性特征认定规则。”
摘要：当前，在我国的专利授权、确权和侵权程序中关于功能性特征的认定和内涵解释是存在两套不同规则的。一套是以《专利审查指南》为依据的规则，另一套是以最高院相关司法解释为依据的规则；两套规则设计的初衷和实质内涵上均存在明显差异，尽管是在不同程序上对应了不同规则，但是立足我国专利法，从系统专利规则设计的统一性角度来看确乎存在不兼容的问题。
关键词：权利要求解释、功能性特征、功能性限定、统一性。
引言：20世纪90年代，美国前联邦上诉巡回法院Giles法官将专利制度规则称为“权利要求的游戏” 【1】。在实践中，专利权利要求保护范围的解释是专利规则中最基础的且具有持续性研究意义的课题之一，而关于功能性特征的认定和内涵解释也是容易产生争议的地方。在我国的专利授权、确权和侵权程序中也有所体现，值得进一步分析。
一、“认定的争议”
2019年，在卢卡斯、富可与瓦莱奥公司的专利纠纷案(简称瓦莱奥案) 【2】中，关于功能性特征的认定上存在明显的争议。对于涉案专利中记载了“在所述关闭位置，所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸，用于防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”的技术特征是否为功能性特征。一审法院认为上述技术特征是功能性特征，卢卡斯和富可公司却坚持认为上述特征包含了特定的实现方式并非功能性特征。最高院裁定，这种“方位或者结构+功能性描述”的技术特征虽有对功能的描述，但是本质上仍是方位或者结构特征，不是功能性特征。
又例如，SMC株式会社与博日气动器材公司的专利纠纷案【3】中关于“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”是否为功能性特征也是此案的争议焦点。SMC株式会社不同意一审、二审法院的判决，坚持认为上述特征为非功能性特征，并以《中国电力百科全书》的电磁阀相关记载相举证。最高院裁定上述特征属于所述领域公知常识而并非功能性特征。
从2005年的比克电池诉复审委案【4】到近些年来的SEB自动涂油装置案【4】、显影层案【4】等一些其他案件中，关于功能性特征的认定和解释容易产生争议。尤其，近些年来，随着最高法相关司法解释中对功能性特征的保护范围进一步限定，是否被认定为功能性特征已成为对案件的结果产生影响的重要因素。
总的来看，目前在功能性特征的认定上容易产生争议，重要原因之一是我国现行专利规则中对功能性特征缺乏系统性的定义和解释。
二、“从无到有的定义”
1984年以来，我国专利法从发布到经历了四次修正。但关于功能性特征，在专利法及其实施细则中均未进行定义，相应的是留给了专利行政部门和司法部门在实践中更多解释的空间。
1、行政规则中的“无”
在专利行政程序中，专利行政部门主要以《专利审查指南》（简称《审查指南》）为依据。
《审查指南》中第二部分第二章记载了功能性限定的技术特征被允许的情形和被解释的范围，并且希望尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明，除非某一技术特征无法用结构特征来限定或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。
不难发现，现行的《审查指南》虽然经历了多次修改，但关于功能性特征没有明确的定义，在措辞上也仅是采用了“功能性限定的技术特征”的表述方式。而现实的问题就在于“功能性限定的技术特征”与功能性特征的含义是否相同，显然《审查指南》并未区分二者间的差异。
2、司法解释中的“从无到有”
从2009年以来，司法部门陆续发布的相关司法解释，在功能性特征的定义上体现了一个“从无到有”的过程。
例如，2009年发布的《法释2009》【5】中，仅是定义了功能性限定的技术特征的保护范围的解释方法，在用词上则是采用“以功能或效果表述的技术特征”的表述方式，并没有区分功能性特征和功能性限定的技术特征的差异。
又如，2016年发布的《法释2016》【6】，正面的定义了功能性特征内涵，并非采用功能性限定的技术特征都是功能性特征，但适用场景仅在于专利权纠纷案件，在专利行政类案件中仍留有空白。
直到，2020年发布的《法释2020》【7】，《法释2016》的功能性特征的内涵几乎被完全适用于专利授权确权行政案件中。至此，司法解释对功能性特征内涵的定义大致一致了。
3、行政之“无”与司法之“有”规则设置的兼容性探讨
关于功能性特征的定义并非新话题，在国外的专利规则中也有相关经验可供参考。
例如，从欧洲的专利规则来看，例如《欧洲专利公约》（简称《EPC》）对功能性特征没有明确定义，但是欧专局的《欧专局审查指南》中对功能性特征有系列定义，而其定义的基础是基于《EPC》第84条的清楚性、支持性条款。
从美国的专利规则来看，美国专利法中对功能性特征有定义，其第112条（f）款（简称35 U.S.C. 112（f））定义了功能性特征及其解释范围。此外，USPTO的《专利审查程序手册》（简称《MPEP》）中进一步规定了功能性特征的认定标准，且给出了一个三步认定法【8】，该认定标准设置体现了援引35 U.S.C. 112（f）来解释权利要求中特征含义范围的特殊性。
我国专利法与《EPC》的渊源自不必多说，二者都没有定义功能性特征；但同样有渊源的《欧专局审查指南》与我国《审查指南》则不尽相同。例如我国《审查指南》第二部分第二章中表述的允许使用功能或者效果特征来限定发明的情形，实际上部分借鉴了《欧专局审查指南》F部4章关于效果性特征和功能性特征的表述【9】。而我国现有的司法解释中对功能性特征虽然有定义，但根据《法释2016》和《法释2020》的定义来看，与35 U.S.C. 112（f）以及《MPEP》的三步认定法存在明显的渊源，其立足于我国专利法的相应条款不得而知。
出于公开换保护的一般性原则。专利申请人先提出专利申请，通过说明书及其附图充分公开其技术方案，通过权利要求书表达其期待获得的权利保护范围；然后国家知识产权局对申请进行审查，对符合授权条件的专利申请授予专利权。
专利规则应当是一套统一的体系规则，保护权利人的合法权益的同时兼顾社会公众利益。当专利权利要求中涉及功能性特征时，行政审查程序中不区分功能性限定的技术特征和功能性特征并做统一性解释，而申请人通过权利要求书表达其期待获得的专利保护范围在行政审查后应当是符合专利法清楚性条款的才能被授予专利权；而在后的司法程序中则又对功能性特征重新认定并做特殊性解释，这显然导致了行政审查中对于功能性特征内涵是否清楚疑问的产生，在此基础上所涉及的权利要求是否清楚也就存在疑问。从我国专利法第26条4款的清楚性要求来看，若前端行政审查中不区分功能性特征该相应权利要求也是清楚的，而后端司法程序中区分了功能性特征才会使得权利要求是清楚的，这就产生了行政之“无”与司法之“有”规则设置上的合理性问题。
三、功能性特征定义分析
就功能性特征的定义而言，如果其已经影响了权利要求范围的解释时，实际上是值得认真讨论的。
1、我国司法解释—功能性特征
在我国，虽然《审查指南》中没有明确定义，但司法解释中却是有相对明确的定义。如《法释2016》表述“功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外”。
上述定义表明并非所有用功能或者效果进行限定的技术特征都是功能性特征，即以功能或者效果代替其他技术特征来进行限定，本领域技术人员可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的是被排除在外的。这种除外的情形，可以结合2017年北高院的《专利侵权判定指南》（简称《判定指南》）来理解：“（1）以功能或效果性语言表述且已经成为本领域普通技术人员普遍知晓的技术术语，或以功能或效果性语言表述且仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的技术特征；（2）使用功能性或效果性语言表述，但同时也用相应的结构、组分、材料、步骤、条件等特征进行描述的技术特征” 【10】。不难发现，将《判定指南》的第（1）条情形概括一下就是《法释2016》所述的除外情形，但其第（2）条情形在《法释2016》中就找不到相应体现，反而与《MPEP》的三步认定法中“术语“means”或“step”或通用占位符未被用以实现所声称功能的足够的结构，材料或行为所修饰”的表述相似。
然而，在《法释2020》表述为“以功能或者效果限定的技术特征，是指对于结构、 组分、步骤、条件等技术特征或者技术特征之间的相互关系等，仅通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但所属技术领域的技术人员通过阅读权利要求即可直接、明 确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的除外”。其和《法释2016》的表述主要差异在于“仅”字的增删，但其含义却发生了重要变化。例如，在原先的“通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征”前增加了一个“仅”字，即表明采用功能性特征时应当是纯粹的，这与《判定指南》的第（2）条情形有所呼应，在这点上值得关注后续的案件判例。但不论如何，这样的改动都不禁让人联想到《MPEP》的三步认定法。
2、美国—功能性特征
从美国的功能性特征相关专利规则来看，例如《MPEP》中的三步认定法，包括三个判断条件：“（A）权利要求限定使用术语“手段”或“步骤”或某个被用来替代“手段”的术语，该术语是用于实现权利要求功能的通用占位符(也称为自定义术语或无特定结构含义的非结构术语)；（B）术语“手段”或“步骤”或通用占位符往往被功能性语言所修饰，但并非总是由过渡词“for”（例如，“means for”）或其他词或短语（例如“configured to”或“so that”）；（C）术语“means”或“step”或通用占位符未被用以实现所声称功能的足够的结构，材料或行为所修饰”。不难发现，我国的现有司法解释与美国的三步认定法的渊源。但不同在于，美国专利法中对功能性特征有明确规定，例如35 U.S.C. 112（f）规定：“权利要求的一个特征,可以用履行特定功能的方法或者步骤来表达,而无须详述支持这种方法或步骤的结构、材料或者行为。此种权利要求应解释为,该权利要求包含了说明书记载的相应的结构、材料或者行为及其等同物在内”。正是基于功能性特征解释范围的特殊性，USPTO规定了功能性特征的特定表征形式和内涵，让权利人和公众更容易清楚某个含有功能性描述的特征是否会援引35 U.S.C. 112（f）来解释权利范围，以能够做出适应性的应对。由此，在我国专利法没有定义功能性特征的情况下，而司法解释又借鉴了美国的相关解释，那么功能性特征是否应当用特定形式表征呢？当权利人和公众都难以知晓某个含有功能性描述的特征是否会被认定成功能性特征而被特殊解释时，那上述在专利申请阶段就要求的特定形式表征是否也是需要借鉴的呢？
3、欧洲—功能性特征
然而，从欧洲的功能性特征相关专利规则来看，则展现了另一套体系规则。例如，《EPC》中没有功能性特征的定义；而在《欧专局审查指南》中有表述为“并非每个特征都以结构限制来表示。可以包括功能性特征，条件是本领域普通技术人员可以知晓实现该功能的一些具体方式” 【11】，该部分表明了允许使用功能性特征的前提；然后《欧专局审查指南》中又进一步说明了不被允许的情形为“权利要求可以根据其功能概括的定义某个特征作为功能性特征，即使说明书中仅给出了该特征的一个实施例，前提是普通技术人员能够联想到其他用于该功能的替代手段。…… 一般而言，如果申请的全部内容都传达了一种印象，即某项功能将以特定方式履行，而无法联想到其他替代手段，并且该项权利要求又试图利用功能性限定将其他方式或全部方式都包括在内，这是不允许的” 【12】。显然，这与我国《审查指南》中的表述部分相似，但与我国司法解释的定义是截然不同。究其原因，欧专局是基于《EPC》第84条款来定义功能性特征的，原则上只要功能性特征未造成权利要求不清楚，并且能得到说明书支持，就是允许使用的。基于上述的清楚性和支持性的要求，可以推断出功能性特征应当被解释为专利中所记载的以及普通技术人员能够联想到的其他用于实现该功能的手段的集合。而上述解释既不同于35 U.S.C. 112（f）款，也不同于我国《审查指南》表述的“应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式” 【13】，这样规则的设立也体现了《EPC》第84条所反映的一般法律原则，即权利要求中定义的专利授予的垄断程度必须与对本领域的技术贡献相对应，不应当延伸到在阅读说明书后仍不为本领域普通技术人员所能实施的方案。
总体而言，我国的专利规则相比于欧洲、美国制定要晚，不免有借鉴之处。在功能性特征定义上，不难发现我国的专利审查规则部分借鉴了欧洲方面，而司法解释则主要借鉴了美国方面。值得思考的是，《欧专局审查指南》对功能性特征定义是基于《EPC》第84条，《MPEP》对功能性特征定义是基于35 U.S.C. 112（f）款，欧洲、美国基于不同的条款设立不同的定义规则，以使其能在各自的专利体系规则下自洽的运转。因此，从减小争议利于统一的角度，我国《审查指南》或是司法解释，在功能性特征的定义上立足于我国专利法具体条款是值得考虑的。
四、思考与建议
1、专利程序规则的统一性思考
从专利前后端程序规则的统一性来看，前端行政审查程序中并不区分功能性限定的技术特征和功能性特征并做统一解释，而在后的司法程序中则又对功能性特征重新认定并特别解释。从我国专利法第26条4款的清楚性要求来看，若前端行政审查中不区分功能性限定的技术特征和功能性特征该相应权利要求是清楚的，而后端司法程序中重新认定了功能性特征才使得权利要求是清楚的，这显然从程序规则设置上就产生了相应功能性特征所涉及的权利要求是否清楚的疑问。
2、功能性特征定义内涵的统一性思考
从功能性特征定义内涵的统一性角度来看。
首先，欧洲和美国的定义是大不相同的。例如，《欧专局审查指南》对功能性特征定义是基于《EPC》第84条，如其所述，使用功能性特征的前提是本领域普通技术人员能够联想到其他用于该功能的替代手段，特定的履行方式和无法联想到的替代手段都不应采用功能性特征来寻求超过公开范围外的保护；而《MPEP》对功能性特征定义是基于35 U.S.C. 112（f）款，正如其所述，援引35 U.S.C. 112（f）款解释的前提是采用了“手段+功能”的黑匣子表征形式，而当某特征虽然采用了功能性限定的技术特征，但是对本领域普通技术人员而言其公开的已经足够清楚时则不应当援引35 U.S.C. 112（f）款的解释。欧洲、美国基于不同的条款定义了不同内涵的功能性特征，但从本质上都遵循了一个一般性原则即公开换保护。
其次，我国《审查指南》和司法解释分别借鉴了欧美不同体系，自然也是大不相同的。例如《审查指南》表述的“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”，接近于欧洲，但从公开换保护的角度而言，这种相应公开程度的边际其实是难以想象的。而我国司法解释中对功能性特征的定义相近于美国，但在我国专利法中没有相应条款可援引。虽然实践中有1994年美国的In re Donaldson案【14】统一了行政和司法解释规则分歧的案例可参考，但差异在于美国专利法和我国专利法是不同的。
综上所述，专利程序规则和定义内涵的统一，利于减小实践中的争议，利于保护权利人合法权益和兼顾社会公众利益，因此建议立足于我国专利法具体条款（例如专利法26条4款）来构建一套统一的功能性特征认定规则。
转自：IPRDAILY